Книги

Интеллектуальная собственность в современном мире. Монография

Под ред. Близнеца И.А.

Возрастное ограничение:

Жанр:

Юридическая

Издательство:

Проспект

Дата размещения:

16.03.2017

ISBN:

9785392234066

Язык:

Объем текста:

688 стр.

Формат:

epub

Глава 15.
Коммерциализация объектов ИС

15.1. Способы коммерциализации объектов в сфере ИС

Общие положения о способах введения в оборот с целью получения прибыли объектов ИС. Согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ, РИД и приравненные к ним СИ юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1225 ГК РФ, НЕ могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Другими словами, сами РИД и СИ не являются оборотоспособными объектами, то есть не могут коммерциализироваться. Однако, в соответствии с п. 4 ст. 129 ГК РФ, права на такие РИД и СИ, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие РИД и СИ, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены ГК РФ.

Таким образом, оборотоспособными в сфере ИС являются:

1) права на РИД и СИ, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1225 ГК РФ;

2) материальные носители (вещи), в которых выражены РИД и СИ.

Именно этих два вида объектов в сфере ИС могут коммерциализироваться.

Исключительное (имущественное) право, входящее в состав интеллектуальных прав и распространяющееся на все охраняемые РИД и СИ, может быть передано правообладателем другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на РИД или на СИ любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (ст. 1233 ГК РФ).

Наиболее распространенными договорными формами распоряжения исключительным правом являются:

— договор об отчуждении исключительного права;

— лицензионный договор;

— договор коммерческой концессии;

— договор о залоге исключительного права на РИД и СИ юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

— договор доверительного управления;

— договор простого товарищества;

— инвестиционный договор;

— договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

— опционный договор.

Исключительное право на РИД или на СИ к другому лицу может переходить и без заключения договора с правообладателем в случаях и по основаниям, которые установлены законом. К таким случаям и основаниям законодатель относит, в частности, универсальное правопреемство (наследование, реорганизация юридического лица) и обращение взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ).

Основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на РИД или на СИ по наследству является свидетельство о праве на наследство, за исключением раздела наследства по соглашению между наследниками (ст. 1165 ГК РФ).

Законодатель предусматривает пять форм реорганизации юридического лица — слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование (ст. 57 ГК РФ). Реорганизация может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

Правопреемство при реорганизации юридического лиц опосредуется либо передаточным актом, либо разделительным балансом (ст. 58, 59 ГК РФ).

В данной публикации не рассматриваются договорные формы введения в оборот материальных носителей, в которых выражены РИД или СИ. К таким договорным формам относятся, в частности, договоры купли-продажи, поставки, мены, строительного подряда, лизинга. В российском праве регулированию вышеуказанных договорных конструкций посвящена часть вторая ГК РФ, в частности главы 30, 31, 34 и 37.

Ниже рассматриваются способы введения в оборот прав на РИД на примере прав на объекты патентного права, программы для ЭВМ и базы данных, топологий интегральных микросхем и ноу-хау.

Договор об отчуждении исключительного права.

Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД или на СИ в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, сторонами договора об отчуждении исключительного права являются соответственно правообладатель и правоприобретатель. По договору об отчуждении исключительного права последнее передается в полном объеме. Это означает, во-первых, что к правообретателю переходят все правомочия правообладателя, а именно:

— правомочие использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или СИ по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

— правомочие распоряжения исключительным правом на РИД и СИ;

— правомочие по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или СИ. Правообладатель же лишается исключительного права, то есть всех вышеуказанных правомочий.

Во-вторых, по договору об отчуждении исключительного права последнее передается целиком, что исключает возможность заключения рассматриваемого договора между сообладателями исключительного права.

Применительно к договору об отчуждении исключительного права законодатель (п. 3 ст. 1233 ГК РФ) требует прямого указания на передачу исключительного права на РИД или на средство в полном объеме. В противном случае договор считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права должен заключаться в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

В тех случаях, когда исключительное право на РИД или на СИ признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата интеллектуальной деятельности или такого СИ (в частности, объекты патентного права-изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки, знаки обслуживания), отчуждение исключительного права также подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на РИД или на СИ по договору об отчуждении исключительного права или без договора переход исключительного права считается несостоявшимся.

В случае факультативной государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем обязательна и регистрация в Роспатенте перехода исключительного права на эти РИД по договору.

По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, законодатель допускает безвозмездность рассматриваемого договора.

Если сторонами договора об отчуждении исключительного права являются коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), не допускается безвозмездность договора об отчуждении исключительного права.

В возмездном договоре об отчуждении исключительного права должно содержаться условие о размере вознаграждении или порядке его определения. При отсутствии такого условия договор считается незаключенным.

Исходя из общего правила, исключительное право переходит к правоприобретателю в момент заключения договора. Из этого общего правила могут быть предусмотрены изъятия. Например, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, то есть переход исключительного права может в соответствии с договором иметь место в момент, предшествующий заключению договора.

Право может перейти к правоприобретателю и в момент после заключения договора, например, на дату передачи правоприобретателю чертежей, рукописи и т. д.

Но если переход права подлежит государственной регистрации, исключительное право на РИД или на СИ (п. 4 ст. 1234 ГК РФ) переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации перехода права по договору.

Законодатель предусматривает возможность одностороннего расторжения договора об отчуждении исключительного права в двух случаях.

Первый случай. Если правоприобретатель существенным образом нарушил обязанность выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором об отчуждении исключительного права срок и исключительное право уже перешло к приобретателю, прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя (т. е. возврата) прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков.

Второй случай. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. Во втором случае договор расторгается без решения суда.

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Лицензионный договор. Общие положения о лицензионном договоре. В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на РИД или на СИ (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата интеллектуальной деятельности или такого СИ в предусмотренных договором пределах.

Таким образом, сторонами лицензионного договора являются лицензиар (правообладатель) и лицензиат (сторона, которой по договору предоставляется право использования).

Законодатель обращает внимание на возможность использования результата интеллектуальной деятельности или СИ лицензии только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. При этом право использования результата интеллектуальной деятельности или СИ, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. В отдельных случаях (например, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286) допускается возможность заключения лицензионного договора в устной форме.

Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке.

Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

Лицензионный договор, заключенный в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

Предоставление права использования по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в тех же случаях, что и переход прав по договору об отчуждении исключительного права. В случае зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных законодатель не требует государственной регистрации предоставления права использования этих РИД по лицензионному договору.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или СИ. Если в договоре такая территория не указана, лицензиат вправе осуществлять использование результата интеллектуальной деятельности или СИ на всей территории РФ. Однако права на отдельные РИД или СИ, в частности охраняемые авторским правом произведения науки, литературы и искусства, носят характер «мировых прав», принимая во внимание участие России в соответствующих международных договорах. В лицензионном договоре, предоставляющем право использования таких РИД, территория использования не ограничивается территорией РФ.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на РИД или на СИ. Это означает, что действие лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, в соответствии с п. 4 ст. 1235 договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Прекращение действия исключительного права, в том числе и досрочное, автоматически влечет прекращение действия лицензионного договора. Если исключительное право прекратило свое действие, а затем его действие было восстановлено (см., например, ст. 1400 ГК РФ), восстанавливается и лицензионный договор, заключенный до приостановления действия исключительного права.

Лицензионный договор может быть, как возмездным, так и безвозмездным. В случае возмездности лицензионного договора в нем должно содержаться условие о размере вознаграждения или порядке его определения. При отсутствии такого условия в возмездном лицензионном договоре последний считается незаключенным. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или СИ в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если Гражданским кодексом не установлено иное.

Норма, содержащаяся в п. 6 ст. 1235 ГК РФ, носит императивный характер, т. е. ее требования являются обязательными для исполнения.

Лицензионный договор должен предусматривать:

— во-первых, предмет договора путем указания на РИД или на СИ, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой РИД или на такое СИ (патент, свидетельство). В случаях программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, исключительное право на которые возникает независимо от выдачи какого-либо документа, ссылка на документ необязательна. Если действие лицензионного договора относится к части результата интеллектуальной деятельности и СИ, например, к одному из пунктов формулы изобретения, указание номера документа, например патента, не означает, что действие лицензионного договора распространяется на все РИД или на все СИ в целом. Такое обстоятельство подлежит фиксации в лицензионном договоре;

— во-вторых, способы использования результата интеллектуальной деятельности или СИ.

Действия, квалифицируемые как использование результата интеллектуальной деятельности. При указании способов использования РИД следует принимать во внимание, что поскольку лицензиат приобретает по договору право использования результата интеллектуальной деятельности или СИ, важно, какие действия признаются использованием РИД или СИ.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подп. 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, полученный запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подп. 2, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Поскольку авторские права на программы для ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведения литературы, а авторские права на базы данных — как авторские права на составные произведения, действия, квалифицируемые как их использование, характеризуются в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. При этом необходимо учитывать, в частности, нормы, регламентирующие свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных и декомпилирование программ для ЭВМ (ст. 1280 ГК РФ)

Использованием технологии интегральной микросхемы признаются действия, направленные на извлечение прибыли, в частности:

1) воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения только той части топологии, которая не является оригинальной;

2) ввоз на территорию РФ, продажа и иное введение в гражданский оборот топологии или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему (п. 2 ст. 1454 ГК РФ).

В качестве случаев использования ноу-хау законодатель выделяет изготовление изделий и реализацию экономических и организационных решений (п. 1 ст. 1466 ГК РФ).

При указании в лицензионном договоре способов использования результата интеллектуальной деятельности или СИ следует иметь в виду, что указанные выше и содержащиеся в соответствующих статьях ГК РФ способы использования результата интеллектуальной деятельности и СИ не носят исчерпывающий характер, к тому же они делимы.

Согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ, переход исключительного права на РИД или на СИ к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Это означает, что в случае перехода (передачи) исключительного права, обремененного лицензионным договором, имеет место перемена лиц в обязательстве и такой переход (передача) исключительного права не требует согласования с лицензиатом. Исключение составляет случай, когда отношения на основе лицензионного договора неразрывно связаны с личностью лицензиара.

Виды лицензионного договора. Лицензия может быть простой (неисключительной) и исключительной. В случае простой (неисключительной) лицензии лицензиату предоставляется право использования РИД или СИ с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Если же за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензий другим лицам, имеет место исключительная лицензия. Лицензиар не вправе сам использовать РИД или СИ в тех пределах, в которых право использования такого результата интеллектуальной деятельности или такого СИ предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное. При этом следует иметь в виду, что выдача лицензий другим лицам предполагает предоставление права использования теми же способами, что указаны в лицензионном договоре.

По мнению отдельных специалистов, право использования, предоставляемое лицензиату по исключительной лицензии, означает, что лицензиат имеет также право запрещать использование результата интеллектуальной деятельности или СИ любым другим лицам, в том числе лицензиару. Это влечет возможность предъявления иска о защите «своего» права к любым третьим лицам, нарушающим это право. При этом нарушитель права не может ссылаться на то, что он получил право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности по другому лицензионному договору, заключенному им (нарушителем) с лицензиаром-правообладателем.

Такой другой лицензионный договор, будучи заключен, считается недействительным, причем его недействительность не должна устанавливаться в суде, поскольку такой заключенный договор по смыслу ст. 166 ГК РФ является ничтожной сделкой. Право на защиту лицензиатом своих исключительных прав от действий любых лиц подтверждается судебной практикой.

В договоре могут быть ограничены права лицензиата по исключительной лицензии. Такие ограничения могут выражаться, например, указанием на то, что право использования в пределах действия этой лицензии имеют также лицензиаты, заключившие лицензионный договор ранее, и сам лицензиар-правообладатель. В этом случае должны быть указаны пределы, в которых РИД или СИ — предмет лицензии может быть использован лицами, не обладающими исключительным правом на использование.

Рекомендуется в случае исключительной лицензии включать в качестве условия лицензионного договора возможность (если да, то в каких пределах) или невозможность использования результата интеллектуальной деятельности или СИ лицензиаром.

Лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное. Это означает, что исключительность лицензии должна быть выражена в договоре либо прямым указанием, либо указанием на то, что «лицензиар не вправе выдавать «аналогичные лицензии третьим лицам», либо вытекать из толкования договора.

Исполнение лицензионного договора. В качестве общей обязанности лицензиата законодатель закрепляет представление лицензиару отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или СИ (ст. 1237 ГК РФ). В лицензионном договоре или в ГК РФ может быть предусмотрено освобождение лицензиата от предоставления таких отчетов. Если лицензионный договор предусматривает представление отчетов об использовании РИД или СИ, но в нем отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, в обязанность лицензиата входит предоставление таких отчетов лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или СИ в установленных договором пределах.

Лицензиат может использовать РИД или СИ только в пределах, предоставляемых ему по договору прав. Использование результата интеллектуальной деятельности или СИ способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на РИД или на СИ. Эта ответственность может быть установлена законом.

При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или СИ лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора. Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение. О существенном нарушении договора абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ.

Применительно к возмездному лицензионному договору может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

ГК РФ (ст. 1287) предусматривает особые условия издательского лицензионного договора. По договору о предоставлении права использования произведения, заключенному автором или иным правообладателем с издателем, то есть с лицом, на которое в соответствии с договором возлагается обязанность издать произведение (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким отказом убытков. В случае расторжения издательского лицензионного договора на основании вышеупомянутых положений лицензиар вправе требовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором, в полном размере.

В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала использования произведения такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способов их использования. Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 450 ГК РФ.

Определенной спецификой обладает правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении права использования ноу-хау.

Лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

При предоставлении права использования ноу-хау лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность ноу-хау в течение всего срока действия лицензионного договора. Лицо, получившее соответствующее право по лицензионному договору, обязано сохранять конфиденциальность ноу-хау до прекращения действия исключительного права на ноу-хау.

Сублицензионный договор. По сублицензионному договору лицензиат предоставляет сублицензиату право использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или СИ только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Таким образом, сублицензионный договор не может выходить за пределы условий, содержащихся в лицензионном договоре.

В качестве обязательного условия заключения сублицензионного договора законодатель отмечает письменное согласие лицензиара (п. 1 ст. 1238). Такое согласие может быть выражено в самом лицензионном договоре, так и после его заключения.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Согласно п. 5 ст. 1238 ГК РФ к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре. Исходя из этой нормы, можно прийти к заключению, что, если подлежит государственной регистрации переход прав по лицензионному договору, это правило распространяется и на сублицензионный договор.

Отдельные практические рекомендации, связанные с заключением и исполнением лицензионного договора. Нередко наряду с предоставлением права на использование результата интеллектуальной деятельности или СИ лицензиат заинтересован в получении от лицензиара технической документации, оказании технической помощи, при необходимости поставки образцов продукции, материала, оборудования и т. п. В этом случае необходимо руководствоваться правилами, предусмотренными п. 3 ст. 421 ГК РФ. Согласно этим правилам, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

1. Целесообразно включать в лицензионный договор условие об обмене сторонами усовершенствованиями и улучшениями и условия передачи прав на такие усовершенствования и улучшения.

2. Следует обращать внимание на гарантии, предоставляемые сторонами договора.

Так, лицензиар должен гарантировать, что он вправе предоставлять права по лицензионному договору и что он не нарушает права третьих лиц предоставлением лицензии. Желательно, чтобы лицензиар гарантировал техническую осуществимость лицензиатом продукции по лицензии при условии соблюдения технических условий и инструкций лицензиара. По договоренности может быть включена гарантия качественного изготовления продукции лицензиатом.

3. Платежи по лицензионному договору в зависимости от характера результата интеллектуальной деятельности и особенностей его использования лицензиатом могут носить паушальный характер, по схеме роялти или комбинированный характер (паушальный плюс роялти). Стороны должны подготовить свои позиции по оценке передаваемых (получаемых) прав использования РИД или СИ.

4. Необходимо согласовать вопросы уплаты сборов, налогов и других расходов, связанных с заключением и исполнением договора.

5. При предоставлении отчетности об использовании результата интеллектуальной деятельности необходимо согласовать перечень данных, подлежащих отражению в отчетности, в частности, бухгалтерские данные по произведенной, проданной и использованной продукции, сведения о ценах, по которым была реализована продукция, покупатели продукции и т. п. Если лицензионный договор осложнен иностранным элементом, необходимо оговорить стандарт бухгалтерской отчетности. В лицензионном договоре необходимо предусмотреть право лицензиара осуществлять проверку передаваемых в рамках отчетности данных и обязанность лицензиата обеспечить возможность такой проверки.

6. В договоре необходимо предусмотреть меры по сохранению конфиденциальности информации, связанной с заключением и исполнением лицензионного договора

7. В лицензионном договоре необходимо предусмотреть меры по защите прав, передаваемых по договору. Такая необходимость может возникнуть в случае неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности и СИ третьими лицам на территории лицензиата, а также в случае предъявления лицензиату претензий со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав.

8. Следует оговорить право (обязанность) лицензиата на указание на лицензионной продукции или в рекламных материалах того, что продукция изготавливается по договору с лицензиаром.

9. В случае лицензионного договора с иностранным элементом необходимо предусматривать применимое право и арбитражную оговорку.

10. Предусмотреть возможность уступки прав и обязанностей каждой из сторон договора другому лицу.

11. Согласовать условия и форму внесения изменений и дополнений к договору.

12. Обратить внимание на указание места и даты совершения договора, а также на правомочия уполномоченных представителей сторон.

Договор коммерческой концессии. Общие положения о договоре коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии является предпринимательским договором, по которому одна сторона (правообладатель) в целях расширения своего бизнеса (коммерческого предприятия) за вознаграждение предоставляет другой стороне (пользователю) право от собственного имени реализовывать или иными образом вводить в деловой оборот продукты (товары, услуги), идентичные продуктам правообладателя, под товарным знаком (знаком обслуживания) последнего.

Хотя экономические интересы сторон договора коммерческой концессии в известной мере противоположны, они имеют одинаковую хозяйственную цель — экспансию на рынке путем продвижения единой бизнес-концепции. Концессия используется правообладателями не только для получения дополнительных доходов, но и для интенсивного освоения новых рынков сбыта с минимальными затратами. Для пользователей-концессионеров ведение бизнеса под известным товарным знаком является благодатной почвой для приложения усилий и осуществления инвестиций с предсказуемой коммерческой перспективой.

Зачастую договоры коммерческой концессии отождествляют с договором франчайзинга, широко известным зарубежному законодательству. Концепция франчайзинга как модели бизнеса шире отношений, регулируемых договором коммерческой концессии, поскольку франчайзинг опосредуется не только договором коммерческой концессии, но и системой взаимосвязанных параллельных обязательств, регулируемых различными главами части второй ГК РФ.

В рамках франчайзинговой системы может осуществляться предпринимательская деятельность, направленная как на удовлетворение бытовых потребностей граждан (общественное питание, бытовое обслуживание, туризм, индустрия развлечений), так и на нужды коммерческих организаций (аренда автомобилей, экспресс-доставка корреспонденции, салоны конторских услуг, распространение и обслуживание компьютерных систем).

Отличие договора коммерческой концессии от лицензионного договора. Несмотря на то, что в соответствии с п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионного договоре, анализ главы 54 ГК РФ позволяет выявить следующие признаки, отличающие его от лицензионного договора.

1. Стороны договора коммерческой концессии — правообладатель и пользователь.

2. Правообладатель обязуется предоставить пользователю право использовать комплекс объектов исключительных прав.

3. В числе комплекса объектов исключительных прав, право использования которых передается по договору коммерческой концессии, товарный знак, знак обслуживания, другие объекты исключительных прав, в частности коммерческое обозначение, ноу-хау (секрет производства). Таким образом, право использования товарного знака, знака обслуживания является обязательным в комплексе принадлежащих правообладателю прав, предоставляемых пользователю по договору коммерческой концессии.

4. Договор коммерческой концессии обязательно возмездный.

5. Законодатель допускает передачу прав пользования по договору коммерческой концессии как с указанием, так и без указания срока.

6. Пользователь по договору коммерческой концессии использует объекты исключительных прав, передаваемых в пользование по договору коммерческой концессии, в предпринимательской деятельности. Напомним, что в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

7. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса объектов исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (может быть установлен минимальный и (или) максимальный объем использования).

8. Использование комплекса объектов исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя должно осуществляться применительно к определенной сфере деятельности. Законодатель приводит исчерпывающий перечень тех сфер предпринимательской деятельности, в которых может осуществляться использование комплекса объектов исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

К этим сферам относятся продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществление иной торговой деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

9. Законодатель не требует обязательного указания территории использования комплекса объектов исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Купить

Интеллектуальная собственность в современном мире. Монография

Оглавление

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 15.
Коммерциализация объектов ИС

15.1. Способы коммерциализации объектов в сфере ИС

ЛитГид

Помощь

Книги

ЛитГид в соцсетях

Интеллектуальная собственность в современном мире. Монография

Оглавление

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 15.Коммерциализация объектов ИС

15.1. Способы коммерциализации объектов в сфере ИС

ЛитГид

Помощь

Книги

ЛитГид в соцсетях

Глава 15.
Коммерциализация объектов ИС