Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Ворожевич А.С.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Деловая Издательство: Проспект Дата размещения: 10.11.2016 ISBN: 9785392237326 Язык: Объем текста: 156 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Бренд: понятие, значение, содержание

Глава 2. Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Глава 3. Завладение чужим брендом: стратегии нападения и защиты

Глава 4. Защита бренда от незаконного использования иным лицом

Глава 5. Особенности правовой охраны брендов ‒ общеизвестных товарных знаков

Глава 6. Паразитирование на бренде как форма недобросовестной конкуренции

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 4.
ЗАЩИТА БРЕНДА ОТ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫМ ЛИЦОМ

4.1. Неправомерное использование бренда, зарегистрированного в качестве товарного знака

Как было отмечено выше, большинство производителей стремятся установить в отношении своего бренда правовой режим товарных знаков. Соответственно, в тех случаях, когда иное лицо несанкционированно использует чужой бренд, как правило, должно диагностироваться нарушение исключительное права на товарный знак. В данной главе нами будет сделан акцент именно на данном правонарушения. В то же время будет рассмотрена и специфика нарушений прав на иные средства индивидуализации и мер ответственности за них.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются: 1) не санкционированное правообладателем использование тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения; 2) однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя; 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Следует заметить, что при конструировании данной нормы законодатель смешал причины со следствиями. Однородность товаров (услуг) и тождественность (сходность) знаков выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Вместе с тем это не значит, что все они являются равноправными элементами правонарушения.

Указание на вероятность смешения появилось в законе неспроста. С позиции частного интереса с ней связано возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь. С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, он получает прибыль, на которую мог рассчитываться правообладатель.

Потери правообладателя включают также вознаграждение, которое он мог получить от нарушителя по лицензионному соглашению. За возможность выступать под ширмой чужого бренда предприниматель должен заплатить. Правообладатель вправе рассчитывать на получение прибыли от предоставления доступа к его бренд-активу и связанной с ним клиентской базой, деловой репутацией.

Наконец, вероятны репутационные потери, вызванные смешением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, атрибутируя товары правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация (гудвилл) правообладателя пострадает. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Кроме того, с позиции институционального назначения товарных знаков и общественного интереса смешение оригинальных и контрафактных продуктов влечет поражение обозначенных базовых функций товарных знаков: индивидуализирующей и информационной. Использование сходного с товарным знаком обозначения, повлекшее смешение товаров оригинального производителя и нарушителя, приводит к тому, что знак больше не служит верным указателем на источник происхождения товара. Интересы потребителей, связавших с соответствующим обозначением представления о качестве и иных характеристиках товара, могут пострадать.

С другой стороны, если при осуществлении своего бизнеса предприниматель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, а потому смешения не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.

Существует проблема формального подхода российских судов к установлению факта нарушения. Известны случаи, когда правоприменитель руководствовался принципом: сходное с товарным знаком обозначение нанесено на однородный товар – автоматически есть нарушение. При этом он не анализировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения как для потребителей, так и для правообладателя.

Интерес представляет спор по товарному знаку «С ПЫЛУ С ЖАРУ». ООО «Лина» предъявило иск к ООО «Макдональдс» о нарушении его прав на товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ», взыскании компенсации в размере 1 млн руб. и запрете ответчику использовать спорное обозначение. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд признал доказанным тот факт, что ответчик реализует в розничной торговой сети ООО «Макдональдс» товары с размещенной на их упаковке фразой «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», отличающейся от товарного знака истца лишь наличием запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем суд признал, что «использование фразы “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” на упаковках товаров ответчиком осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак “С ПЫЛУ С ЖАРУ” для продвижения своего товара на рынок».

Суд также установил, что «на упаковках сандвича “БИГ ТЕЙСТИ”, приобретенного представителем истца, помимо фразы “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы “М”, “ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ”, “БИГ ТЕЙСТИ”, которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки».

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом общее впечатление может формироваться любыми особенностями обозначений. «Фраза “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку... Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами».

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» используется ответчиком на упаковке сандвича «БИГ ТЕЙСТИ» с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца.

Апелляция и кассация подтвердили правильность подобного решения. Вместе с тем ВАС РФ отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО «Макдональдс» использовать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» в части требования о выплате компенсации и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом им было отмечено следующее: «Суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили п. 3 ст. 1484 ГК РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца».

При повторном рассмотрении данного дела суд первой инстанции присудил ответчика к выплате компенсации в размере 200 тыс. руб. При этом им было отмечено следующее: «Использованное ответчиком обозначение “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” является сходным до степени смешения с товарным знаком… “С ПЫЛУ С ЖАРУ”. Однородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение “С ПЫЛУ, С ЖАРУ”, ответчиком не оспаривалась». Вместе с тем суд согласился с доводом ответчика о том, что «использование на упаковках товаров обозначения “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак “С ПЫЛУ С ЖАРУ” для продвижения своего товара на рынок».

Рассматриваемый спор порождает целый ряд вопросов. Прежде всего нетрудно заметить, что риск введения в заблуждение ВАС РФ связал исключительно со случаями использования сходного с товарным знаком, а не тождественного ему обозначения. При этом критерий «вероятность смешения» был рассмотрен не в качестве самостоятельного, а в качестве признака сходства знаков. Кроме того, суд проигнорировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения: могли ли быть введены в заблуждение потребители и, как следствие, был ли причинен вред правообладателю.

Еще парадоксальнее выглядит позиция суда первой инстанции при рассмотрении дела по второму кругу. Признавая действия ответчика нарушением исключительных прав и присуждая компенсацию, он указал, что обозначение не использовалось в качестве указания на источник происхождения товара.

В определенной мере подобные странности правоприменительной практики связаны с несовершенством правового регулирования. В п. 3 ст. 1484 ГК РФ, определившей состав правонарушения, действительно идет речь только о сходных обозначениях. Тождественные знаки при этом не упоминаются. Таким образом, получается, что «вероятность смешения» как критерий правонарушения предусмотрена исключительно для сходных знаков. Между тем подобный подход не соответствует системному толкованию норм ч. 4 ГК РФ.

Недопустимость использования тождественных обозначений, в принципе, выводима из п. 1 ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем одной данной нормы недостаточно. Как минимум для установления факта нарушения суды должны использовать установленный в п. 3 указанной статьи критерий однородности товаров. Кроме того, логика положений ч. 4 ГК РФ, раскрывающих сущность исключительных прав, такова, что в одном пункте указывается на исключительный характер использования объекта правообладателем, в другом – на запрет всем иным лицам использовать такой объект.

В этой связи следует признать, что в п. 3 ст. 1484 ГК РФ речь идет о собирательной категории «сходные знаки», которая включает в себя как тождественные, так и «сходные до степени смешения». Вероятность смешения при этом выступает в качестве последствия неправомерного использования товарного знака – необходимого элемента нарушения исключительного права. Здесь, однако, мы снова заходим в определенный терминологический тупик. Понятие «смешение» характеризует как степень схожести товарных знаков, так и негативные последствия деяния. В рассмотренном постановлении ВАС РФ сконцентрировал внимание на первом значении.

Обратимся к зарубежному законодательству.

В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений», нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

• любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

• любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;

• любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии, что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США «О товарных знаках»)).

В Законе ФРГ «О защите товарных знаков и других обозначений», таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.

В американском законодательстве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. Остальные обстоятельства, как то: однородность товаров (услуг) истца и ответчика, сила и степень различительной способности знака истца, природа и объем маркируемых знаков товаров, их стоимость, искушенность потребителей товара – рассматриваются лишь в качестве факторов, влияющих на вероятность введения в заблуждение. Ни одно из них не имеет определяющего значения. При этом суды не просто смотрят на товары истца и ответчика со всех сторон, но и анализируют обстоятельства их продажи: цену, упаковку, рекламу и т. п. Вместе с тем наиболее значимыми факторами все равно признаются схожесть знаков, умысел ответчика и фактическое введение в заблуждение.

Как при этом особо подчеркивается в доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред.

При этом интересны сопутствующие замечания американских авторов, сделанные в данном аспекте. Отмечается, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности.

Деловая Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Деловая Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные стратегии, методы, правовые механизмы защиты бренда. Существенное внимание уделено средствам пресечения паразитирования на чужом бренде, механизмам получения прав на чужой бренд, а также оборонительным стратегиям правообладателей против конкурентов, стремящихся лишить их бренд правовой охраны. Материал изложен на основе актуального законодательства, с широким привлечением правоприменительной практики. Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций с применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.<br /> Законодательство приведено на 1 октября 2016 г.<br /> Учебное пособие адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно также студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.