Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Ворожевич А.С.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Деловая Издательство: Проспект Дата размещения: 10.11.2016 ISBN: 9785392237326 Язык: Объем текста: 156 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Бренд: понятие, значение, содержание

Глава 2. Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Глава 3. Завладение чужим брендом: стратегии нападения и защиты

Глава 4. Защита бренда от незаконного использования иным лицом

Глава 5. Особенности правовой охраны брендов ‒ общеизвестных товарных знаков

Глава 6. Паразитирование на бренде как форма недобросовестной конкуренции

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 3.
ЗАВЛАДЕНИЕ ЧУЖИМ БРЕНДОМ: СТРАТЕГИИ НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

В рамках данной главы речь пойдет о стратегиях компаний, направленных на получение исключительных прав на чужой (занятый иным субъектом) товарный знак. Особенность данных стратегий в том, что атакующий субъект в таких случаях старается избежать возможных обвинений в нарушении чужого исключительного права. Его действия подчинены конечной цели получения легальной монополии над обозначением, ранее зарегистрированным и (или) используемым иным субъектом.

3.1. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака... вследствие неиспользования

По данным Роспатента, в 2011 г. было зарегистрировано 35 954 товарных знака, в 2014 г. – 42 298; в 2015 г. – 43 042. Большинство товарных знаков при этом регистрируются сразу в отношении нескольких классов товаров, в том числе и тех, производство которых предприниматель фактически не осуществляет. Причины такого поведения могут быть различными. Во-первых, заявитель может рассчитывать в будущем диверсифицировать производство, начать выпуск новых товаров и, соответственно, провести «расширение бренда». Другая возможная цель – последующая продажа лицензий на бренд в отношении тех классов товаров, которые сам заявитель не производит. Наконец, заявитель может быть заинтересован в пресечении любых попыток паразитирования на его бренде (особенно если он рассчитывает придать широкую известность своему товарному знаку), в том числе в отношении неоднородных товаров.

Как бы то ни было, сегодня для индивидуализации новых товаров (услуг) достаточно сложно придумать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками. Особенно это справедливо в отношении словесных знаков. Закономерным в подобном аспекте представляется существенное количество споров о досрочном прекращении прав на товарные знаки. Обнаружив, что привлекательное для индивидуализации товара (услуги) обозначение уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны с тем, чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя.

Отдельного рассмотрения заслуживают ситуации использования данного института в целях недобросовестного захвата чужого раскрученного бренда. Схема достаточно простая: производитель не хочет вкладывать существенные средства в бренд-маркетинг, он находит широко известный бренд, используемый между тем не по всем классам товаров, в отношении которых зарегистрирован. Подает иск о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении соответствующих классов товаров. При успешном исходе дела регистрирует товарный знак на себя. Создается ситуация, когда одно и то же обозначение использует и прежний производитель (в отношении привычных товаров), и новый. Истец в таком случае пользуется чужой положительной бренд-репутацией. При этом учитывая известность бренда, возникает риск введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров последующего правообладателя. Высока вероятность того, что они будут атрибутировать товарный знак изначальному производителю, несмотря на разнородность товаров. Как минимум они будут ассоциировать товары (услуги) нового правообладателя с известным брендом. Суды в последнее время стараются пресекать подобную практику, квалифицируя ее как злоупотребление. Между тем, как будет показано дальше, это происходит не всегда. В некоторых случаях предпринимателям удается захватить чужой бренд с репутацией.

В рамках данной главы мы рассмотрим институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака с позиции истца – заинтересованного лица и ответчика – правообладателя. В первом случае речь идет о стратегии захвата субъектом чужого бренда. Во втором – о возможных оборонительных действиях, возражениях бренд-обладателя. На какие обстоятельства каждый из них должен обратить внимание?

Начнем несколько издалека – с раскрытия сущности института. Как гласит ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

На первый взгляд, данной нормой устанавливается предельно четкий механизм регулятивного воздействия на сферу осуществления прав на товарный знак. Вместе с тем при ближайшем рассмотрении возникают вопросы относительно как сущности данного механизма, так и оснований его применения, возможных исключений из данного общего правила.

Следует начать с того, что правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами – объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами.

В таком случае вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно полезный продукт, что заслуживает вознаграждения со стороны государства – предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если при этом субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением, страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение субъектов – пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Следующей отличительной чертой правоотношений в сфере товарных знаков в сравнении с авторским и патентным правом выступает особое институционально-функциональное назначение исключительного права.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие – они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг. Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны. С другой – препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками – после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Нетрудно заметить, что все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

В подобном аспекте в судебной практике неоднократно подчеркивалось, что «из системного толкования ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него».

С данным утверждением вместе с тем нельзя в полной мере согласиться. Исключающее доступ всех иных лиц использование обозначения в качестве средства индивидуализации составляет содержание исключительного права.

При этом, как было отмечено еще О. С. Иоффе, будучи противоположными по своему содержанию, субъективное право и правовая обязанность находятся в диалектическом единстве между собой. С подобных позиций можно констатировать ошибочность рассмотрения одной и той же категории одновременно в качестве и права, и обязанности одного и того же лица. Если допустить, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, то непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует.

К рассмотрению данного вопроса можно подойти и с несколько иных позиций. Представим себе ситуацию: субъект зарегистрировал в качестве товарного знака некое обозначение. Проходит месяц, год – он его не использует. Значит ли это, что он не исполнил своей обязанности и должен в связи с этим понести гражданско-правовую ответственность? Ответ будет отрицательным. В таком случае, несмотря на неиспользование, правообладатель сохранит свое исключительное право. Более того, даже после истечения трехлетнего периода непрерывного неиспользования товарного знака у него все равно при определенных условиях будет оставаться возможность сохранить за собой исключительное право. Сам закон использует формулировку «правовая охрана может быть прекращена…» В то время как в юридической обязанности «заключена необходимость поведения, соответствующего требованиям норм права, т. е. необходимость формально определенного поведения».

Интересной в рассматриваемом аспекте представляется позиция Конституционного Суда РФ: в определении от 2 октября 2003 г. № 393-О было отмечено, что по смыслу нормы ст. 1486 ГК РФ, факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность осуществления данного исключительного права его правообладателем».

В то же время уже в следующем абзаце Суд констатировал, что отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав… законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения». Нетрудно заметить, что с одной стороны Конституционный суд как будто признает использование товарного знака обязанностью правообладателя. В то же время далее он рассматривает его именно как право. В качестве последствия неиспользования рассматривается не гражданско-правовая ответственность, а применение некоего «антимонопольного инструмента».

Надо ли говорить, что обладание исключительным правом на товарный знак не образует монополистической деятельности. Управомоченным субъектом не осуществляются запрещенные законодательством о защите конкуренции согласованные действия. Не обладает он и доминирующим на рынке положением, дающим такому субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке.

Как было справедливо отмечено американским судом в споре Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., «право на товарный знак, в отличие от прав на другие ОИС, не создает правовой монополии на какой-либо товар или идею, оно дает право лишь на обозначение. Поскольку исключительное право на торговую марку просто позволяет правообладателю исключить всех остальных от использования обозначения… возможности для эффективного монопольного злоупотребления торговым знаком настолько ограничены, что представляют намного менее значительную угрозу для экономического здоровья нации».

Интересно, что на уровне международных конвенций произошло изменение формулировок. В то время как ст. 5 Парижской конвенции использует формулировку «если использование зарегистрированной торговой марки обязательно (compulsory)», ст. 19 ТРИПС-соглашения – «если использование является требованием для сохранения в силе регистрации».

Выше нами была обозначена совокупность функций исключительного права на товарный знак. Правореализационной моделью, отвечающей таким функциям, является коммерческое использование таких обозначений для индивидуализации собственных товаров и услуг, получения репутационных преимуществ, сопряженных с атрибутированием производителю качественных продуктов. Неиспользование товарного знака противоречит подобным ожиданиям законодателя. Субъект стремится сохранить за собой обозначение не с тем, чтобы его использовать, а для затруднения доступа на рынок иных субъектов, резервирования за собой товарных знаков для тех классов товаров (услуг), которые они, возможно, захотят производить в будущем, для осуществления бизнеса по продаже товарных знаков (исключительных прав на них), получения прибыли от подачи исков о нарушении исключительного права и др. Все эти цели противоречат функциям товарного знака.

Речь, таким образом, идет о получении и реализации исключительного права в целях, отклоняющихся от институционального назначения исключительного права на товарные знаки. Нетрудно заметить, что подобное понимание неиспользования товарного знака сближает данный институт не с неисполнением гражданско-правовой обязанности, а с злоупотреблением субъективным правом.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который, вероятнее всего, будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не приносит. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков.

Важным подспорьем в оценке интересов сторон служит установленная в ст. 1486 ГК РФ презумпция того, что трехлетний период неиспользования представляет собой основание для прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначенный период является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика; а также того, что общество, по всей видимости, уже не получит каких-либо выгод, связанных с осуществлением исключительного права на товарный знак при сохранении прав за изначальным правообладателем.

Заинтересованность заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака. Первое, что должен продемонстрировать заявитель, – это достаточную заинтересованность в использовании спорного товарного знака.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным, на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности, которые должны наличествовать в совокупности: 1) заявитель вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; 2) имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлениях от 1 марта 2011 г. № 14503/10 и от 17 сентября 2013 г. № 5793/13, лицо, заинтересованное в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, должно осуществлять аналогичную с ответчиком деятельность, в том числе в отношении однородных товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Как при этом подчеркнул суд, применительно к ч. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как разъяснено в п. 42 обзора Верховного суда от 23 сентября 2015 г., однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается при оценке заинтересованности истца для целей ст. 1486 ГК РФ. В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак. Если же истцу удалось обосновать наличие у него реального интереса в использовании товарного знака, суд переходит к рассмотрению обстоятельства неиспользования товарного знака ответчиком.

Судебная практика

ООО «МЯСОМЯСО» обратилось с иском к ООО «МКПМ» о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ФАРШ» в отношении 43-го класса МКТУ. В обоснование своей заинтересованности истец указал, что является собственником ресторана «#FARШ», использует это обозначение в качестве названия ресторана, в декорировании помещения ресторана и в информационных материалах. При этом им были приведены следующие доказательства:

• Устав общества «МЯСОМЯСО»: из него следует, что основными видами его деятельности является деятельность ресторанов и кафе, деятельность баров, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания и т. д.

• Договор от 09 декабря 2014 г. № 14/ОН/ДА/412 субаренды нежилого помещения между истцом (арендатор) и закрытым акционерным обществом «Отель Никольская» (арендодатель) с исключительным целевым назначением под размещение ресторана; договор от 22 декабря 2014 г. № 05/12/2014 подряда на выполнение декорирования, по которому истец (заказчик) поручает индивидуальному предпринимателю Белоноговой Н. А. (исполнитель) работы по декорированию интерьеров ресторана; договор от 21 апреля 2015 г. № 001/21-04 и дополнительные соглашения к нему от 21 апреля 2015 г. № 1, от 28 апреля 2015 г. № 2, от 30 апреля 2015 г. № 3, от 30 апреля 2015 г. № 4, от 19 июня 2015 г. № 5 между истцом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Голинелли и Закс» (исполнитель) на выполнение работ по изготовлению полиграфии (изготовление и отрисовка трафаретов, подготовка макетов трафаретов, наклеек, верстка меню для ресторана «Фарш», верстка наклеек для ресторана «Фарш», отрисовка логотипа «Фарш доставка»); акты от 05 мая 2015 г., от 28 апреля 2015 г. и от 26 июня 2015 г. сдачи-приемки выполненных работ по названному договору; принтскрин сайтов «Ресторан.ру» и «Афиша.ру», содержащих сведения о ресторане «#FARШ».

Оценив представленные документы, суд констатировал, что истец владеет рестораном «#FARШ», по его заказу для названного ресторана было выполнено декорирование интерьера ресторана, изготовлена различная полиграфическая продукция, в том числе меню. Таким образом, общество «МЯСОМЯСО» фактически оказывает услуги ресторанов, используя при этом для индивидуализации своих услуг обозначение «#FARШ».

Доказательством реального намерения истца использовать товарный знак послужил тот факт, что в целях регистрации на свое имя товарного знака «#FARШ» в отношении услуг 43-го класса МКТУ он подал в Роспатент заявку № 2015709677.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования истца.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами. Таким образом, заявитель может быть признан заинтересованным и в том случае, когда до подачи иска он осуществлял лишь подготовительные действия, а после – начал реальное производство однородных товаров.

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака между тем будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству товаров или оказанию услуг. В таком случае выписка с ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров и т. п. не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы как злоупотребление правом: создание видимости заинтересованности.

Контраргументы правообладателя против предъявленного к нему иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

Деловая Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Деловая Ворожевич А.С. Защита брендов: стратегии, системы, методы. Учебное пособие для магистров

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные стратегии, методы, правовые механизмы защиты бренда. Существенное внимание уделено средствам пресечения паразитирования на чужом бренде, механизмам получения прав на чужой бренд, а также оборонительным стратегиям правообладателей против конкурентов, стремящихся лишить их бренд правовой охраны. Материал изложен на основе актуального законодательства, с широким привлечением правоприменительной практики. Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций с применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.<br /> Законодательство приведено на 1 октября 2016 г.<br /> Учебное пособие адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно также студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.