Правовая охрана изобретений и полезных моделей. Учебное пособие для магистров

Ворожевич А.С.

Возрастное ограничение: 0+ Жанр: Юридическая Издательство: Проспект Дата размещения: 17.10.2016 ISBN: 9785392232253 Язык: Объем текста: 221 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. История патентной охраны изобретений и полезных моделей

Глава 2. Теории легитимации исключительных прав на изобретения и полезные модели. Назначение исключительных прав на данные объекты

Глава 3. Изобретение: понятие и критерии патентоспособности

Глава 4. Полезная модель: понятие и критерии патентоспособности

Глава 5. Патентование изобретений и полезных моделей

Глава 6. Патентные права на изобретения и полезные модели: система и содержание

Глава 7. Границы и пределы осуществления исключительного права на изобретение / полезную модель

Глава 8. Правовой режим служебных патентоохраняемых объектов

Глава 9. Признание патента на изобретение и полезную модель недействительным

Глава 10. Защита нарушенных исключительных прав на изобретения и полезные модели

Судебная практика

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Глава 10.
ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

10.1. Нарушение исключительного права на изобретение или полезную модель Доктрина эквивалентов

Защита гражданских прав представляет собой систему средств правового воздействия, которые применяются в случае нарушения таких прав. Она служит обеспечению неприкосновенности права; восстановлению нарушенного права, пресечению действий, нарушающих исключительное право. Основной функцией гражданско-правовой защиты является компенсаторно-восстановительная функция. Она направлена на приведение общественных отношений в нормальное, соответствующее праву состояние. Входящие в состав мер защиты (в широком смысле) меры ответственности могут выполнять также штрафную функцию. Данные утверждения в полной мере относимы к институту защиты нарушенных исключительных прав на изобретения и полезные модели.

Нарушением исключительного права на изобретение или полезную модель выступает незаконное (в отсутствие согласия на то правообладателя) использование такого объекта иным лицом. В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Необходимо заметить, что в случае с изобретениями (но не полезными моделями) законодатель воспринял так называемую доктрину эквивалентов. В соответствии с данной доктриной, нарушением исключительного права патентообладателя признается использование в продукте или процессе технического решения, которое не соответствует в полной мере формуле изобретения (буквально не воспроизводит все пункты формулы), но является ему эквивалентным: «Осуществляет по существу ту же функцию, по существу тем же образом, с достижением того же самого результата».

ВОИС на конгрессе AIPPI в 1998 г. предложила следующие характеристики эквивалентного элемента:

— эквивалентный элемент является заменой;

— эквивалентный элемент не может заменять элемент, существенный с позиции патентоспособности;

— эквивалентный элемент выполняет ту же функцию по существу тем же путем;

— эквивалентный элемент обеспечивает по существу такой же результат, как и заменяемый элемент;

— эквивалентный элемент не может заменять «сердце» изобретения;

— эквивалентный элемент является очевидным (более или менее) для специалиста в данной области;

— эквивалентный элемент не может принадлежать известному уровню техники;

— эквивалентный элемент не может быть основан на творческих усилиях;

— эквивалентный элемент оценивается в контексте технической области формулы изобретения;

— эквивалентный элемент должен следовать из текста формулы изобретения;

— эквивалентный элемент не является второстепенным вариантом.

Доктрина эквивалентов сегодня в том или ином виде применяется в большинстве развитых правопорядков. Так, немецкая судебная практика последовательно исходит из того, что объем (масштаб) правовой охраны изобретений не ограничивается случаями использования всех признаков, приведенных в формуле изобретения. Защита исключительных прав, таким образом, охватывает в том числе варианты осуществления, которые следуют из формулы лишь посредством дополнительной интерпретации. Толкование патентной формулы основывается в Германии на трех основных правилах:

1) Первоочередное значение при раскрытии содержании заявки придается общим техническим познаниям специалиста в соответствующей сфере.

2) Объем патентной охраны, установленный формулой патента, не может расширяться за пределы информации, содержащейся в заявке или патенте.

3) Объем патентной охраны определяется не только буквальной формулировкой патентной формулы, но также содержанием патентных притязаний, которое включает в себя в том числе эквивалентные варианты пунктов формулы.

Доктрина эквивалентов сегодня в том или ином виде применяется в большинстве развитых правопорядков. Так, немецкая судебная практика последовательно исходит из того, что объем (масштаб) правовой охраны изобретений не ограничивается случаями использования всех признаков, приведенных в формуле изобретения. Права на изобретение будут признаны нарушенными, если специалист в соответствующей сфере, основываясь на своих технических познаниях, определит, что модифицированные признаки в объекте нарушения обладают эквивалентной эффективностью при решении технической проблемы.

При этом в немецком праве определены пределы применения доктрины патентных эквивалентов. Прежде всего доктрине противопоставляется принцип правовой определенности. Как отметил Верховный суд ФРГ в деле Heavy Metal Oxidation Catalyst (Schwermetalloxidations-katalysator), GRUR 1989, 205, «расширение объема правовой охраны на метод, который обладающий познаниями специалист выявил вследствие экспертизы на основе описания патента, но который не нашел отражения в формуле, не соответствует требованию правовой определенности». В другом своем решении Верховный суд констатировал, что доктрина эквивалентов не должна применяться в тех случаях, когда заменяющий элемент в объекте нарушения отвечает критерию «изобретательского шага» (является результатом изобретательской деятельности).

Доктрина эквивалентов в последнее десятилетие также перестала применяться в тех случаях, когда некий признак был указан в описании в качестве альтернативного, но не вошел в формулу. Логика в данном случае следующая. Если патентообладатель включил в формулу только вариант А, а альтернативный ему вариант В указал только в описании, то он намеренно пытался ограничить объем правовой охраны только вариантом А. Это могло быть связано, в частности, с его опасениями относительно соответствия решения требованиям патентоспособности.

Немецким и европейским патентным поверенным Томасом Вестфалем в рассматриваемом аспекте были сформулированы следующие практические рекомендации: «В первую очередь слово — серебро, а молчание — золото, т. е. не всегда стоит подробно излaгать в заявке альтернативы, если их потом все равно нет в формуле изобретения.

Во-вторых, если в описании изобретения все-таки хочется иметь все варианты (А1, А2 и т. д.), то их обязательно надо учитывать в формуле изобретения патента путем общего признака А или совокупности вариантов А1, А2 и т. д. Аргументация типа “вариант А1 забыли, но он тем не менее должен быть охвачен объемом защиты, поскольку упоминается в описании” и ссылаться на § 14 Патентного закона ФРГ или ст. 69(1) Европейской патентной конвенции, сформулированные следующим образом: “Для интерпретации пунктов формулы изобретения следует использовать описание и чертежи”, — ведет в тупик.

В-третьих, если в процедуре проведения экспертизы пришлось сужать пределы формулы изобретения, описание должно быть очень тщательно воспроизведено в соответствии с новой измененной формулой изобретения».

В американской судебной практике доктрина эквивалентов также получила существенное распространение. В деле Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co. суд констатировал, что эквивалентность определяет контекст патента, известный уровень техники и конкретные обстоятельства случая. В рассматриваемом случае суд установил, что замена магнезии для щелочноземельного металла, используемого в запатентованном процессе сварки, не отменяет факта нарушения исключительного права. Функция данного ингредиента, способ его действия и результат указывают на его эквивалентность пункту формулы.

В деле Hilton Davis Chemical Co. v. Warner Jenkinson Co. Inc. суд округа подчеркнул, что доктрина эквивалентов применяется тогда и только тогда, когда «различие между запатентованным решением и объектом нарушения незначительно». При оценке существенности таких различий должны учитываться следующие факторы: 1) было ли известно среднему специалисту об эквивалентности признаков; 2) должен ли был средний специалист знать об эквивалентности; 3) каким образом ответчик разработал свой продукт. В последнем случае устанавливается, имел ли ответчик намерение копировать запатентованное решение, разработать аналог данного решения, не нарушив патент («вокруг патента»), или добросовестно придумал схожее изобретение вследствие самостоятельных исследований.

Сфера применения доктрины эквивалентов ограничивается в США на основе принципа Prosecution history estoppel (лишение заявителя права возражения на основании заявлений, сделанных им патентному ведомству в процессе экспертизы заявки). В соответствии с ним, доктрина эквивалентов не распространяется на притязания в отношении формулы изобретения, которые были отклонены во время оценки патентоспособности изобретения.

Как отмечается в литературе, объем патентных притязаний зависит не только от окончательной версии заявки, но и от дополнений, поправок, пояснений, сделанных патентными поверенными. Традиционный тест на эквивалентность заключается в установлении того, осуществляет ли спорное устройство такую же по существу функцию тем же по существу способом (путем), чтобы получить такой же по существу результат. Prosecution history estoppel препятствует включению в надлежащий объем притязаний патентообладателя того, от чего он отказался в процессе получения патента.

В деле Warner Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. суд обратился к доктринам эквивалентов и Prosecution history estoppel.

Компания Hilton Davis Chemical Co. обладала патентом на процесс ультрафильтрации при Ph 6.0–9.0. Компания Warner Jenkinson Co. разработала сходный процесс, осуществляемый при Ph 5.0. Компания Hilton Davis Chemical Co. утверждала, что процесс ультрафильтрации при Ph 5.0 является эквивалентом процесса ультрафильтрации при Ph 6.0–9.0, а потому компания Warner Jenkinson Co. Нарушила ее патент. Warner Jenkinson Co., в свою очередь, утверждала, что Prosecution history estoppel должен препятствовать применению доктрины эквивалентов. В итоге компания Hilton Davis Chemical Co. пересмотрела свои изначальные патентные притязания так, чтобы они не включали в себя процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0.

Как установил суд, в данном деле патентный эксперт отклонил патентную заявку компании Hilton Davis Chemical Co. из-за перекрытия с предыдущей, в которой раскрывался процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0. В ответ на это заявителем в патентную формулу была добавлена фраза «при Ph, составляющей приблизительно 6.0–9.0». Верхний предел – 9.0, очевидно, был добавлен для разграничения патентной формулы с предыдущими. Причина добавления низшего предела (6.0) между тем неясна: он не служит отграничению от предшествующих заявок. По мнению суда, утверждение о том, что определенные причины для изменения формулы позволяют избежать Prosecution history estoppel, не равносильно утверждению о том, что отсутствие причин для изменений может также позволить избежать применения доктрины эстоппеля. Суд полагает, что лучшим выходом будет возложить бремя доказывания причины изменений, происходящих на протяжении процесса подачи заявки, на патентообладателя. Суд же впоследствии решит, является ли причина существенной для преодоления доктрины Patent prosecution estoppel как преграды к применению доктрины эквивалентов в отношении добавленных элементов. Если удовлетворительных объяснений не представлено, доктрина Patent prosecution estoppel должна быть применена.

Доктрина Prosecution history estoppel осуществляет значимую функцию обеспечения единообразного установления объема правовой охраны в рамках процедуры выдачи патента, споров о нарушении исключительного права и действительности патентов. Ее реализация не допускает возникновения ситуации, когда в момент подачи патентной заявки субъект добивается одного понимания формулы изобретения с тем, чтобы последнее выдержало тест на новизну и изобретательский уровень, а затем, при предъявлении иска о нарушении исключительного права, расширяет сферу охвата патента.

Российские исследователи выделяют, в частности, следующие положения доктрины эквивалентов:

1) эквивалентные средства характеризуются тем, что при использовании в различных областях техники сохраняют свою взаимозаменяемость;

2) доктрина эквивалентов не применяется для расширенного толкования объема прав в отношении тех признаков, которые с согласия заявителя были исключены из патентной формулы при оценке патентоспособности изобретения;

3) заменяющий элемент не признается эквивалентным признаком, если изобретение в таком сочетании признаков перестает отвечать условиям патентоспособности (не соответствует новизне или изобретательскому уровню);

4) не признается эквивалентным признаком заменяющий элемент, если он является новым, обеспечивает в конкретном устройстве получение нового полезного технического результата, не достигаемого при применении заменяемого по патентной формуле признака, и может рассматриваться как признак нового изобретения;

5) эквивалентным признаком может считаться новая совокупность признаков, которая отличается от приведенной в патентной формуле отсутствием признака, если исключение признака не влияет на технический результат, определяющий сущность изобретения;

6) эквивалентная замена может рассматриваться в отношении любых признаков, независимо от их разнесения по частям патентной формулы;

7) эквивалентная замена признаков анализируется по результатам неочевидности свойств, приобретаемых при такой замене объектом техники в целом;

8) изменение количественных признаков, например количества ингредиентов вещества, оценивается как эквивалентная замена признака при условии сохранения неизменности конкретного назначения объекта техники и достижения того же технического результата;

9) не признается эквивалентной замена единственного отличительного признака, обусловившего признание патентоспособности запатентованного изобретения;

10) не признается эквивалентной замена признаков в патентной формуле «применение известного объекта по новому назначению» на признаки, известные в другой области техники.

Так, например, в постановлении от 15 июня 2016 г. по делу № А53-18273/2012 Суд по интеллектуальным правам не применил доктрину эквивалентов в связи с тем, что заменяющий элемент в устройстве обеспечивал получение нового технического результата. Как итог – он не признал недоказанным факт нарушения исключительного права ООО «Научно-производственная фирма “Технофарм”» на изобретение «Летающий инъекционный дротик» в связи с тем, что в продукте ответчика использованы не все признаки изобретения, приведенные в независимом пункте формулы изобретения истца.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что в спорных изделиях не использован один из признаков формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2290130, касающийся выполнения зацепа: в патенте истца зацеп размещался ближе к вершине носовой части, а в сопоставляемом изделии – в основании, ближе к срезу. Как подчеркнули правоприменители, «место размещения зацепа является значимым для вывода о неидентичности признака изобретения и изделия истца… Указанные признаки, включенные в пункты 1, 2 и 4 формулы оспариваемого патента, влияют на получение указанного в описании к данному патенту технического результата, заключающегося в усилении пробивной способности дротика».

Суды также отклонили доводы истца об идентичности самих дротиков, исследовавшихся в рамках разных судебных дел, указав: «В дротиках ответчика зацепы расположены параллельно срезу, что с очевидностью невозможно в дротиках, производимых по чертежу истца в патенте».

В другом деле суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований ООО «Внешхимопт» к ОАО «Амзинский лесокомбинат» о нарушении исключительного права на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» при производстве продукта «Смола древесная омыленная». Опираясь в том числе на заключение эксперта, суды установили, что в продукте ответчика не содержится каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2292317: «В способе, используемом на ОАО “Амзинский лесокомбинат”, содержится 7 из 8 признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2292317, то есть содержатся не все признаки. Из 7 содержащихся признаков 4 признака являются идентичными — назначение, ведение реакции нейтрализации древесной смолы с добавлением щелочи – раствора едкого натра и pH процесса; 3 других признака, относящихся к характеристике и способу получения исходной древесной смолы, не являются идентичными, но их можно признать эквивалентными. Эквивалентность известна в лесохимии по меньшей мере с 1952 г. Используемый ОАО “Амзинский лесокомбинат” способ изготовления продукта “Смола древесная омыленная” не содержит признак № 8 независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2292317, связанный с температурным режимом проведения реакции нейтрализации. Вместо указанного в независимом пункте формулы изобретения по патенту № 2292317 признака ведения нейтрализации при температуре не выше 90 °С в процессе, осуществляемом на ОАО “Амзинский лесокомбинат”, нейтрализацию ведут при температуре 100–120 °С (выше 90 °С)».

Юридическая Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей. Учебное пособие для магистров

Юридическая Ворожевич А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей. Учебное пособие для магистров

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные проблемы, связанные с правовой охраной изобретений и полезных моделей. Особое внимание уделено вопросам защиты нарушенных исключительных прав на данные объекты, правовому режиму служебных изобретений и полезных моделей, условиям и порядку оспаривания действительности патентов, патентным злоупотреблениям.<br /> Материал изложен на основе законодательства, актуального на июль 2016 г., с привлечением правоприменительной практики. По большинству из заявленных вопросов представлены теоретические воззрения ученых.<br /> Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций с широким применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.<br /> Адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно также студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.